智慧財產類
本欄將針對實務常見之重要爭議，與您分享!!
商標評定-相同或近似
2014-07-20
智慧財產法院101年度行商訴字第181號行政判決要旨
(一)按修正前商標法第23條第1 項第14款規定：商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」不得註冊。本款規定係於86年5 月7 日商標法修正時增訂，其增訂理由為：「申請人為先使用人之代
表人、代理人、代理商等關係，未得商標或標章所有權人之承諾而為申請註冊者，或以其他背於善良風俗之方法襲用他人商標或標章而為申請註冊者，有礙商場秩序須加以規範。
按與他人有特定關係，知悉係他人先使用之商標，而襲以註冊者，有違商場秩序，應不准其註冊，爰予增訂之。」，故限定「與他人有特定關係，知悉係他人先使用之商標，而襲以註冊者」。本規定增訂理由雖未明示巴黎公約第6 條之7第1 款：「商標權人之代理商或代表於同盟國家內，未經商標權人之同意，於一個或數個同盟國家內，以其本人名義，申請該商標之註冊時，商標權人得提出異議或申請撤銷其註冊，或倘該國法律許可，申請將該註冊移轉於專用權人本人。但該代理商或代表能證明其行為正當者不在此限。」規定，然本規定選擇採用較巴黎公約第6 條之7 規定之「代理商或代表」更廣泛之範圍，而擴大為「具有契約、地緣、業務往來或其他關係」（99年度智慧財產法院座談會研討結果參照）。次按「本條款旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，法條除例示規定如『契約、地緣、業務往來』之關係外，並概括規定『其他關係』，知悉他人商標而搶先註冊，故解釋『其他關係』，應參酌同條文之例示規定，始得符合立法真意。因此上開規定『其他關係』應指申請人與他人間因有『契約、地緣、業務往來』等類似關係而知悉他人商標，並搶先註冊而言。而所謂有『先使用之事實』係指有『使用』商標之證據，該商標與其使用之商品結合所呈現之狀態而言，例如商品上黏貼其指稱之商標之謂，若僅對外宣稱『某某品牌之商品』，充其量僅係間接表示有『使用』某某商標之可能而已，至於有無使用之事實，仍應提出商品與商標結合使用狀態之證據，始足證明確有使用之事實。」（最高行政法院98年度判字第1039號判決參照）。是由前述立法過程，可知本規定旨在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，基於民法之誠實信用原則，促進工商企業正常發展及維護競爭秩序之基礎下，賦予先使用商標者，遭他人不法搶先註冊其商標時之救濟機會，故本款所稱「先使用」之商標，主要係用以確認據爭商標在系爭商標申請註冊之前已有持續使用之事實，只要該商標早於申請註冊商標前已有先使用之事實，且能證明有知悉他人商標或標章存在，進而以相同或近似之標章指定使用於同一或類似商品或服務者，即應認有該款之適用，而符合該款之立法意旨。
(二)經查：
1.系爭商標之「0000及圖」與據以評定商標之「0000牌」及「CY設計圖」商標比較（商標圖樣如附表所示），兩者均有相同之中文「0000」及以英文字母「C 」內置字母「Y」外圍包覆圓圈圖形之設計圖所構成，其文字與圖形之外觀構圖相同，兩者在外觀、觀念或讀音上予人寓目印象相似，以具有普通知識經驗之消費者，施以普通之注意，可能誤會兩者來自同一來源，或雖不相同，但為有關聯之來源，屬構成近似之商標。
2.參加人於申請評定時提出其於94年6 月13日經臺南市政府為營利事業登記時，所登記住址為「臺南市○區○○里○
○路○○○巷○○號1 樓」與訴外人0000公司登記住址相
同（見處分卷第31-32 頁），兩家公司共同對外營業，
承包工程，另提出92年1 月27日、94年1 月10日、94年
4 月23日為污水處理槽與訴外人0000企業股份有限公司
（下稱0000公司）、0000營造公司對污水處理槽工程之
實地照片、94年11月9 日與95年1 月18日與訴外人0000
公司簽訂污水處理槽合約、估價單、商品設計圖、95年
7 月28日與訴外人0000營造有限公司簽訂銷售標示之00
00牌污水設備材料供應訂購單、統一發票影本、95年10
月與訴外人0000營造股份有限公司簽訂之污水處理池工
程承攬合約、96年5 月24日及96年7 月10日與原告簽訂
之銷售合約、設備請購單及96年間0000公司與參加人就
銷售污水設備予原告所開立之統一發票影本等件為證（
見處分卷第33-49 頁），其估價單、訂購單所附工程設
計圖及保固書，已有標示據以評定之「0000牌」或「CY
設計圖」商標使用於污水處理設備工程，又0000公司於
91年7 月31日簽訂「經銷權利讓予證明書」，其上載「
茲為0000牌所有產品之權利於民國91年7 月31日經銷權
權利，讓予惟淨環境工程有限公司，生產及銷售」（見
處分卷第130 頁），可認參加人於94年起即有使用據以
評定之「0000牌」及「CY設計圖」商標於其所經營之污
水處理設備工程等商品，據此，可認系爭商標於96 年6
月25日申請註冊前，申請評定之參加人已有先使用據以
評定商標商品或服務之事實。
3.參加人於評定時檢送96年5 月24日0000牌建築物污水處理
材料報價，其上記載項目有「FRP 製預鑄式化糞槽設備、
鑄鐵人孔蓋」、「一星期交貨」、「經雙方議價以$49,90
0 元..」等語，並有原告之公司章蓋印在該報價單上，足
認原告於系爭商標於96年6 月25日申請註冊前，因與參加
人間具有契約或業務往來關係，而知悉據以評定商標之存
在。
(三)依上述事證，參加人所提出之證據資料，可認於96年6 月25
日系爭商標申請註冊前，參加人已有使用「0000牌」及「CY
設計圖」商標於污水處理設備工程等商品或服務上，而原告
與參加人具有契約或業務往來等關係，原告知悉據以評定商
標之存在，則原告於其後以近似之「0000及圖」作為系爭商
標圖樣申請註冊，且指定使用於污水處理服務，與據以評定
商標指定使用之污水處理設備工程等類似，而有以不正競爭
行為搶先申請註冊之情事，原處分依修正前商標法第23條第
1 項第14款規定，就系爭商標註冊為撤銷之處分，於法並無
不合。
(四)原告雖主張原商標權人即訴外人0000公司於95年2 月間破產
（裁定書見處分卷第191 頁），不能為權利義務主體，且據
以評定商標權期滿未延展而消滅，參加人非「創用」或最先
使用據以評定商標，其所提出之各項使用證據資料即非可認
有先使用之事實，原告使用系爭商標已無影響消費者識別商
品或服務來源，無不公平競爭情事等語；惟參加人與訴外人
0000公司以同一地址登記營利事業，且91年7 月31日參加人
已取得訴外人0000公司所受讓之0000牌商標商標權，參加人
並與其共同承包污水處理工程，已有先使用據以評定商標之
事實，縱據以評定商標於96年6 月15日到期未延展而消滅，
但依修正前商標法第23條第1 項第14款，係為防止搶先註冊
，賦予先使用權人救濟機會之規定意旨，所稱「先使用之商
標」係相對於系爭商標為先使用，僅須於系爭商標申請註冊
前先使用同一或近似據以評定商標，即有該款規定之適用，
故此不影響參加人有先使用據以評定商標之認定。又參加人
提出之估價單等證據資料，為一般商業習慣所常見，況原告
與參加人往來，並使用原告公司印章（見處分卷第47頁），
故參加人提出之證據資料應可採信，原告空言否認其真正，
尚不足採。是原告此部分主張，並不可取。
(一)按修正前商標法第23條第1 項第14款規定：商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」不得註冊。本款規定係於86年5 月7 日商標法修正時增訂，其增訂理由為：「申請人為先使用人之代
表人、代理人、代理商等關係，未得商標或標章所有權人之承諾而為申請註冊者，或以其他背於善良風俗之方法襲用他人商標或標章而為申請註冊者，有礙商場秩序須加以規範。
按與他人有特定關係，知悉係他人先使用之商標，而襲以註冊者，有違商場秩序，應不准其註冊，爰予增訂之。」，故限定「與他人有特定關係，知悉係他人先使用之商標，而襲以註冊者」。本規定增訂理由雖未明示巴黎公約第6 條之7第1 款：「商標權人之代理商或代表於同盟國家內，未經商標權人之同意，於一個或數個同盟國家內，以其本人名義，申請該商標之註冊時，商標權人得提出異議或申請撤銷其註冊，或倘該國法律許可，申請將該註冊移轉於專用權人本人。但該代理商或代表能證明其行為正當者不在此限。」規定，然本規定選擇採用較巴黎公約第6 條之7 規定之「代理商或代表」更廣泛之範圍，而擴大為「具有契約、地緣、業務往來或其他關係」（99年度智慧財產法院座談會研討結果參照）。次按「本條款旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，法條除例示規定如『契約、地緣、業務往來』之關係外，並概括規定『其他關係』，知悉他人商標而搶先註冊，故解釋『其他關係』，應參酌同條文之例示規定，始得符合立法真意。因此上開規定『其他關係』應指申請人與他人間因有『契約、地緣、業務往來』等類似關係而知悉他人商標，並搶先註冊而言。而所謂有『先使用之事實』係指有『使用』商標之證據，該商標與其使用之商品結合所呈現之狀態而言，例如商品上黏貼其指稱之商標之謂，若僅對外宣稱『某某品牌之商品』，充其量僅係間接表示有『使用』某某商標之可能而已，至於有無使用之事實，仍應提出商品與商標結合使用狀態之證據，始足證明確有使用之事實。」（最高行政法院98年度判字第1039號判決參照）。是由前述立法過程，可知本規定旨在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，基於民法之誠實信用原則，促進工商企業正常發展及維護競爭秩序之基礎下，賦予先使用商標者，遭他人不法搶先註冊其商標時之救濟機會，故本款所稱「先使用」之商標，主要係用以確認據爭商標在系爭商標申請註冊之前已有持續使用之事實，只要該商標早於申請註冊商標前已有先使用之事實，且能證明有知悉他人商標或標章存在，進而以相同或近似之標章指定使用於同一或類似商品或服務者，即應認有該款之適用，而符合該款之立法意旨。
(二)經查：
1.系爭商標之「0000及圖」與據以評定商標之「0000牌」及「CY設計圖」商標比較（商標圖樣如附表所示），兩者均有相同之中文「0000」及以英文字母「C 」內置字母「Y」外圍包覆圓圈圖形之設計圖所構成，其文字與圖形之外觀構圖相同，兩者在外觀、觀念或讀音上予人寓目印象相似，以具有普通知識經驗之消費者，施以普通之注意，可能誤會兩者來自同一來源，或雖不相同，但為有關聯之來源，屬構成近似之商標。
2.參加人於申請評定時提出其於94年6 月13日經臺南市政府為營利事業登記時，所登記住址為「臺南市○區○○里○
○路○○○巷○○號1 樓」與訴外人0000公司登記住址相
同（見處分卷第31-32 頁），兩家公司共同對外營業，
承包工程，另提出92年1 月27日、94年1 月10日、94年
4 月23日為污水處理槽與訴外人0000企業股份有限公司
（下稱0000公司）、0000營造公司對污水處理槽工程之
實地照片、94年11月9 日與95年1 月18日與訴外人0000
公司簽訂污水處理槽合約、估價單、商品設計圖、95年
7 月28日與訴外人0000營造有限公司簽訂銷售標示之00
00牌污水設備材料供應訂購單、統一發票影本、95年10
月與訴外人0000營造股份有限公司簽訂之污水處理池工
程承攬合約、96年5 月24日及96年7 月10日與原告簽訂
之銷售合約、設備請購單及96年間0000公司與參加人就
銷售污水設備予原告所開立之統一發票影本等件為證（
見處分卷第33-49 頁），其估價單、訂購單所附工程設
計圖及保固書，已有標示據以評定之「0000牌」或「CY
設計圖」商標使用於污水處理設備工程，又0000公司於
91年7 月31日簽訂「經銷權利讓予證明書」，其上載「
茲為0000牌所有產品之權利於民國91年7 月31日經銷權
權利，讓予惟淨環境工程有限公司，生產及銷售」（見
處分卷第130 頁），可認參加人於94年起即有使用據以
評定之「0000牌」及「CY設計圖」商標於其所經營之污
水處理設備工程等商品，據此，可認系爭商標於96 年6
月25日申請註冊前，申請評定之參加人已有先使用據以
評定商標商品或服務之事實。
3.參加人於評定時檢送96年5 月24日0000牌建築物污水處理
材料報價，其上記載項目有「FRP 製預鑄式化糞槽設備、
鑄鐵人孔蓋」、「一星期交貨」、「經雙方議價以$49,90
0 元..」等語，並有原告之公司章蓋印在該報價單上，足
認原告於系爭商標於96年6 月25日申請註冊前，因與參加
人間具有契約或業務往來關係，而知悉據以評定商標之存
在。
(三)依上述事證，參加人所提出之證據資料，可認於96年6 月25
日系爭商標申請註冊前，參加人已有使用「0000牌」及「CY
設計圖」商標於污水處理設備工程等商品或服務上，而原告
與參加人具有契約或業務往來等關係，原告知悉據以評定商
標之存在，則原告於其後以近似之「0000及圖」作為系爭商
標圖樣申請註冊，且指定使用於污水處理服務，與據以評定
商標指定使用之污水處理設備工程等類似，而有以不正競爭
行為搶先申請註冊之情事，原處分依修正前商標法第23條第
1 項第14款規定，就系爭商標註冊為撤銷之處分，於法並無
不合。
(四)原告雖主張原商標權人即訴外人0000公司於95年2 月間破產
（裁定書見處分卷第191 頁），不能為權利義務主體，且據
以評定商標權期滿未延展而消滅，參加人非「創用」或最先
使用據以評定商標，其所提出之各項使用證據資料即非可認
有先使用之事實，原告使用系爭商標已無影響消費者識別商
品或服務來源，無不公平競爭情事等語；惟參加人與訴外人
0000公司以同一地址登記營利事業，且91年7 月31日參加人
已取得訴外人0000公司所受讓之0000牌商標商標權，參加人
並與其共同承包污水處理工程，已有先使用據以評定商標之
事實，縱據以評定商標於96年6 月15日到期未延展而消滅，
但依修正前商標法第23條第1 項第14款，係為防止搶先註冊
，賦予先使用權人救濟機會之規定意旨，所稱「先使用之商
標」係相對於系爭商標為先使用，僅須於系爭商標申請註冊
前先使用同一或近似據以評定商標，即有該款規定之適用，
故此不影響參加人有先使用據以評定商標之認定。又參加人
提出之估價單等證據資料，為一般商業習慣所常見，況原告
與參加人往來，並使用原告公司印章（見處分卷第47頁），
故參加人提出之證據資料應可採信，原告空言否認其真正，
尚不足採。是原告此部分主張，並不可取。
