民事類
本欄將針對實務常見之重要爭議，與您分享!!
智慧財產事件參加訴訟
2014-04-04
最高法院102年度台上字第1800號民事判決要旨
按法院為判斷當事人依智慧財產案件審理法第十六條規定所為智慧財產權有應撤銷、廢止原因之主張或抗辯者，於必要時，得以裁定命智慧財產專責機關參加訴訟；智慧財產專責機關依法院裁定參加訴訟時，以關於上開主張或抗辯有無理由為限，適用民事訴訟法第六十一條之規定（智慧財產案件審理法第十七條第一項、第二項規定參照）。準此，智慧財產專責機關參加訴訟，仍應依民事訴訟法第五十八條第一項、第六十一條規定，輔助其中一造當事人為一切訴訟行為，智慧財產法院裁定命智慧財產專責機關參加訴訟，即應於裁定中表明智慧財產專責機關所輔助當事人為何造，俾智慧財產專責機關有所遵循，而得提出其攻擊防禦方法。原法院於一○一年三月十三日裁定命智慧財產專責機關即智慧局參加訴訟，未於裁定中表明智慧局應輔助何造當事人，智慧局雖於準備程序及言詞辯論期日到場，但未為任何聲明或表明輔助何造參加訴訟而提出攻擊防禦方法，且原判決於當事人欄逕列智慧局為被上訴人之參加人，殊與智慧財產專責機關為智慧財產註冊審核之主管機關，智慧財產訴訟之結果，與智慧財產專責機關之職權有關，法院為判斷智慧財產權有無應撤銷、廢止原因，宜使該專責機關得適時就智慧財產權有效性之訴訟上爭點表示專業上意見之立法意旨有違，原法院所踐行之程序，已嫌疏略。次按系爭發明專利核准審定時所應適用之九十年十月二十四日修正，九十一年一月一日施行專利法（下稱九十年專利法）第二十條第二項規定：發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利。該所謂「申請前既有之技術或知識」，係指申請當日之前，已見於國內外刊物或已公開使用之技術、知識。故於申請當日之後（包括申請當日），始公開或公告於刊物之技術、知識，在判斷發明之進步性時，不列入考慮。又專利專責機關對於發明專利申請案之實體審查，應指定專利審查人員審查之，審查申請專利之發明是否具備進步性，並確實依據引證資料所載之技術或知識，針對發明之技術內容、綜合發明之目的、功效，研判其是否克服選擇或結合之困難度，而獲得突出的技術特徵或顯然的進步，加以判斷，申請專利之發明經審查認無不予專利之情事者，應予專利；判定發明不具進步性時，審查委員應引證具體既有之技術、知識資料充分說明（九十年專利法第三十六條第一項規定及智慧局「專利審查基準」參照）。據此，若經智慧局審查後給予發明專利者，應推定該發明具有進步性，其主張經智慧局審定公告之發明專利不具進步性，應予撤銷者，就該發明專利不具進步性之事實，應負舉證責任，即應具體證明該發明專利申請日之前，該發明之技術、知識已經公開或公告，或熟習該發明所屬技術領域之既有技術及知識之人，得經由邏輯分析、推理或試驗而得之一般技術手段研究、開發，並發揮一般創作能力，使當時該發明所屬技術領域之技術水準，化為其本身知識之事實。又「發明說明書」中之「發明說明」，係記載該發明所欲解決問題（即發明之目的或動機）及所採用之技術手段（達成發明目的或解決問題之具體手段或技術方案）之描述，「發明說明書」中之「實施例」則是技術手段的具體表現，即記載發明人對某一課題尋求解決時的思考邏輯，該實施例敘述使用之元件，縱於申請發明專利日前已經存在，仍須熟習該發明所屬技術領域之既有技術及知識之人，得利用該元件輕易完成該發明所欲解決之問題時，始得認該發明不具進步性。系爭發明專利第一項之「集線切換模組」及「類比切換器」等技術特徵，未為系爭英國專利所揭露，乃為原審所確定之事實，原審遽以系爭發明專利說明書第一五頁記載：「在一較佳實施例中，集線切換模組包括四個集線器以及由中央處理器韌體所控制的類比切換器。德儀公司生產了適合這個模組的集線器晶片，且此模組可使用應用特殊整合電路（ASIC）設計方法論來建構之。」等詞，逕認集線切換模組包括集線器以及類比切換器等構成元件，乃為熟習系爭發明專利之技術
者，依系爭發明專利申請時既有的技術及知識即能輕易完成的技術特徵，而為不利上訴人之判斷，已嫌速斷，復未說明有如何熟習系爭發明專利所屬技術領域之既有技術及知識之人，得經由如何之邏輯分析、推理或試驗而得之一般技術手段研究、開發，並發揮一般創作能力，而使系爭發明所屬技術領域之技術水準，化為其本身知識之經過，亦有判決不備理由之違法。其次，依系爭發明專利及系爭新型專利核准審定時所適用之九十年專利法第十九條規定，稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之「高度創作」（現行法第二十一條規定：發明，指利用自然法則之技術思想之創作）；同年專利法第九十七條規定，稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之「創作或改良」（現行法第一百零四條規定：新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作），九十年專利法第九十八條第二項規定：新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。可知，新型專利對於進步性之要求較發明專利為低，縱運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者能輕易完成時，祇要在效果上克服先前技術中存在的問題點，具備好用或實用之條件，而能增進功效時，仍得認為具進步性而給予新型專利。如經智慧局審查後給予新型專利者，亦應推定該新型具有進步性，其主張經智慧局審定公告之新型專利不具進步性，應予撤銷者，就該新型專利不具進步性之事實，應負舉證責任，即應具體證明該新型專利申請日之前，該新型專利之技術、知識已經公開或公告，或熟習該發明所屬技術領域之既有技術及知識之人，能輕易完成該發明之技術且未能增進功效之事實。系爭新型專利第一項之殼體包覆纜線之技術特徵，係為改良習用自動切換器易掉落、電路板受潮之缺點，用以達到防潮、耐震的功效，同為原審確定之事實，而上訴人主張系爭新型專利相較於系爭日本專利，可減少纜線占用殼體面積，具有防止水氣由接縫處滲入主插座殼體中之無法預期之功效。果爾，則系爭新型專利是否未能增進功效？即有待再進一步推究之必要。另原審既認定系爭新型專利與系爭美國專利、日本專利均具有「耐候性」、「耐摔性」等功效，然系爭新型專利與系爭美國專利、日本專利之「耐候性」、「耐摔性」有無差異？差異程度如何？已否達增進功效程度？原審胥未使被上訴人提出證據證明系爭新型專利未能增進功效，遽為不利上訴人之認定，亦有違上述證據法則。上訴論旨，執以指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由。
者，依系爭發明專利申請時既有的技術及知識即能輕易完成的技術特徵，而為不利上訴人之判斷，已嫌速斷，復未說明有如何熟習系爭發明專利所屬技術領域之既有技術及知識之人，得經由如何之邏輯分析、推理或試驗而得之一般技術手段研究、開發，並發揮一般創作能力，而使系爭發明所屬技術領域之技術水準，化為其本身知識之經過，亦有判決不備理由之違法。其次，依系爭發明專利及系爭新型專利核准審定時所適用之九十年專利法第十九條規定，稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之「高度創作」（現行法第二十一條規定：發明，指利用自然法則之技術思想之創作）；同年專利法第九十七條規定，稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之「創作或改良」（現行法第一百零四條規定：新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作），九十年專利法第九十八條第二項規定：新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。可知，新型專利對於進步性之要求較發明專利為低，縱運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者能輕易完成時，祇要在效果上克服先前技術中存在的問題點，具備好用或實用之條件，而能增進功效時，仍得認為具進步性而給予新型專利。如經智慧局審查後給予新型專利者，亦應推定該新型具有進步性，其主張經智慧局審定公告之新型專利不具進步性，應予撤銷者，就該新型專利不具進步性之事實，應負舉證責任，即應具體證明該新型專利申請日之前，該新型專利之技術、知識已經公開或公告，或熟習該發明所屬技術領域之既有技術及知識之人，能輕易完成該發明之技術且未能增進功效之事實。系爭新型專利第一項之殼體包覆纜線之技術特徵，係為改良習用自動切換器易掉落、電路板受潮之缺點，用以達到防潮、耐震的功效，同為原審確定之事實，而上訴人主張系爭新型專利相較於系爭日本專利，可減少纜線占用殼體面積，具有防止水氣由接縫處滲入主插座殼體中之無法預期之功效。果爾，則系爭新型專利是否未能增進功效？即有待再進一步推究之必要。另原審既認定系爭新型專利與系爭美國專利、日本專利均具有「耐候性」、「耐摔性」等功效，然系爭新型專利與系爭美國專利、日本專利之「耐候性」、「耐摔性」有無差異？差異程度如何？已否達增進功效程度？原審胥未使被上訴人提出證據證明系爭新型專利未能增進功效，遽為不利上訴人之認定，亦有違上述證據法則。上訴論旨，執以指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由。
